상표등록을 받기 위해서는 일반적으로 두 가지 요건을 만족하여야 한다. 첫째는 ‘식별력’이라는 것으로서, 쉽게 말하면 상표에 특징이 있어야 한다는 것이다. 식별력이 없는 상표는 대표적으로 보통명칭, 성질표시표장, 현저한 지리적 명칭 등이 있다. 보통명칭은 지정상품의 명칭 자체를 의미한다. 예를 들어, 지정상품이 ‘사과’인데 상표도 ‘사과’인 경우이다. 이러한 경우, 누군가에게 상표등록에 따른 독점권을 주게 되면, 동종업계에서 누구라도 ‘사과’를‘ 사과’라고 호칭하지 못하게 될 것이므로, 보통명칭에 대해서는 상표등록을 허용하지 않는다.

또한, 지정상품이 ‘사과’인데 상표가 ‘맛있는 사과’인 경우, 이는 성질 표시 표장에 해당되어 상표등록을 받을 수 없다. ‘맛있는 사과’라는 상표를 특정인에게 독점시킬 수 없기 때문이다. 다만, 지정상품 ‘컴퓨터’에 대해서 ‘사과’ 혹은 ‘Apple’ 은 상표등록을 받을 수 있는데, 이는 지정상품의 명칭 혹은 성질과 전혀 관계가 없으므로 누군가에게 독점권을 주는 데 문제가 없을 뿐 아니라, 상표에 특징이 있어 출처를 표시하는 데 문제가 없기 때문이다. 현저한 지리적 명칭으로만 이루어진 상표도 식별력이 없는 것으로 인정되는데, 예를 들어, 음식점을 지정상품으로 하여 ‘서울식당’이라는 상표를 출원한 경우이다. 이와 같이, 식별력은 상표자체 혹은 상표와 지정상품의 관계에서 상표등록의 가부를 판단할 수 있다.

둘째요건은 선출원 혹은 선등록 상표가 존재하지 않아야 한다는 것이다. 즉, 동일ㆍ유사한 지정상품에 대하여 동일ㆍ유사한 선출원/선등록 상표가 존재하는 경우 상표등록을 받을 수 없다. 예를들어, 의류에 대하여 ‘BELLA’라는 상표를 출원하려고 하는데, 동일한 지정상품에 대하여 ‘VELLA’라는 선출원(혹은 선등록) 상표가 존재하는 경우에는 상표등록을 받을 수 없다. ‘BELLA’ 라는 상표와 ‘VELLA’라는 상표가 상호 유사한 상표로서, 동일한 지정상품에 사용되는 경우, 수요자 간에 출처표시의 혼동이 발생할 수 있기 때문이다. 두번째 요건은 상품 출처의 혼동을 피하기 위한 것으로서, 선출원 혹은 선등록 상표와 동일하거나 유사한 상표를 출원하였더라도, 지정상품이 유사하지 않은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

위의 두 가지 요건 중에서 식별력이 없는 상표에 대해 상표등록을 받을 수 있는 가능성은 높지 않다. 즉, 식별력이 없는 상표를 가지고 상표등록을 받을 수 있는 예외적인 경우는 사용에 의한 식별력을 취득하는 경우인데, 사용에 의해 전국적으로 유명한 상표가 될 것을 요구한다. 따라서, 이러한 방법으로 상표등록을 받는다는 것은 사실상 매우 어렵다. 다만, 식별력이 없는 명칭에 도안이나 로고 등을 추가하여 식별력을 부여하는 경우가 있는데, 이는 상표등록이 되었다고 하더라도 식별력 없는 명칭에 독점권이 주어지는 것이 아니라, 도안 또는 로고와 결합하여 식별력이 발생한 것이므로, 그 범위 내에서만 독점권이 주어진다는 것을 인지해야 한다.
식별력을 가지지 않는 상표는 네이밍의 문제이므로 식별력이 있는 상표로 상표 자체를 변경하지 않는 한 이를 극복할 방법이 마땅치 않다. 그러나, 선출원 혹은 선등록 상표의 존재로 인해 상표등록을 받기 어렵게 된 경우에는 몇가지 시도해 볼 만한 대응책이 있다. 다음 칼럼에서는 유사한 선출원 혹은 선등록 상표가 이미 존재하는 경우에 상표등록을 받기 위해 시도해 볼만한 방법들에 대해 논의해 보기로 한다. 

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