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[칼럼] 시공특허법률사무소 전상구 대표변리사직원이 발명한 경우 회사와의 특허권 분쟁은…

지난번 칼럼에서는 회사에 속한 직원이 자신의 직무에 대한 발명을 한 경우, 그 발명에 대한 특허받을 수 있는 권리는 기본적으로 직원의 소유라는 점을 논한 바 있다. 그렇다면, 직원이 개인 명의로 특허출원을 하여 특허를 받은 경우, 회사는 어떤 지위를 가지게 되는가? 회사는 그 특허에 대한 소유권을 가지지는 못하지만, 특허권자인 직원에게 대가를 지급하지 않아도 되는 무상의 통상실시권을 가지게 된다. 먼저, 직원의 입장에서는 직무와 관련하여 매우 중요한 발명을 하였는데, 이를 회사에 고지한다고 하여도 아무런 보상을 기대할 수 없는 경우, 이를 회사에 고지하지 않고, 자신의 명의 혹은 특수관계인의 명의로 출원하려는 생각을 가질 수 있다. 

회사에 직무발명에 대한 보상 규정이나 근무규칙이 없는 경우에, 직무발명의 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자 개인에 귀속되므로, 직원의 특허권 취득행위는 적법한 것이고, 회사가 직원의 특허권 획득을 저지할 수 있는 방법이 없다. 현실적으로는, 직원이 회사에 소속된 동안에 특수관계인의 명의로 출원을 진행하여 특허권을 획득하고, 추후 회사를 퇴사하여 특허권을 경쟁회사에 양도하거나 실시권을 주는 경우가 많다. 이러한 상황을 고려해 보면, 회사의 입장에서는 직원에게 미리 특허발명에 대한 보상을 고지하여 직원이 적극적으로 발명을 수행할 수 있도록 하고, 특허권으로 회사가 얻을 수 있는 이익의 일부를 직원과 공유하는 것이 회사에도 좋고 직원에게도 좋은 일이 될 것이다. 이러한 이유로 발명진흥법에서 직무발명 보상제도를 규정하고 있다. 
한편, 직원이 발명했다는 것을 회사가 인지한 경우, 회사에서 회사 명의로 특허를 출원하고 직원에게 보상을 하지 않는 경우가 많다. 특히, 이러한 경우, 많은 기업들이 추후에 직원이 특허에 대한 권리를 주장하거나 지나친 보상을 요구할 것을 우려하여 실제 발명자인 직원 대신 기업의 대표자를 발명자로 기재하여 출원한다. 그러나, 이러한 방식은 오히려 직원과 회사 간의 분쟁 발생의 소지를 남기는 것이므로 지양하는 것이 좋다. 예를 들어, 회사 소유의 특허권에 대해 직원이 실제 발명자이고, 자신은 회사에 특허받을 수 있는 권리를 양도한 적이 없으며, 발명자 명의만 대표자로 한 것을 입증하게 되면, 추후 회사의 특허 자체가 무효로 될 수 있고, 그 특허권에 대해 직원의 명의로 출원하여 직원이 특허권을 가지게 될 수 도 있다. 

특히, 미국에 특허출원을 하려는 경우, 향후에 진정한 발명자 문제로 인해 특허권 행사 자체가 불능하게 되는 경우가 있으므로, 특히 주의를 기울여야 한다. 나아가, 국내 출원시에는 자사 직원이었던 사람이 미국에 특허를 출원할 때에 경쟁사로 이직해 있는 경우, 발명자와 관련한 서류에 서명을 꺼리는 경우가 많다. 이렇게 되면, 미국 특허를 진행하려는 회사의 입장에서는 매우 곤란한 처지가 될 수 있으므로 이러한 상황에도 미리 대비하여야 한다. 현실적으로는, 많은 기업들이 대리서명을 하는 등 적법하지 않은 방법으로 대처하곤 하는데, 추후 특허권 행사 과정에서 치명적인 문제가 될 수도 있으므로, 원칙에 따라 발명자 자신으로부터 서명을 받아야 한다. 
이번 칼럼에서 살펴본 발명자와 관련된 다양한 문제점들을 해결하기 위해 발명진흥법에서는 직무발명 보상제도를 규정하고 있는 바, 이와 관련한 보다 상세한 내용은 다음 칼럼을 통해 논의하기로 한다. 

편집국  sisanewsn@sisanewsn.co.kr

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