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칼럼 / 특허권 활용 - 시공특허법률사무소 전상구 대표법률 분쟁은 사실과 법리의 싸움인데, 사실관계는 입증에 의해 비로소 사실이 된다

기업이 연구개발을 하다 보면, 기술의 유출 문제에 봉착하는 경우가 많다. 사내에서 개발한 기술을 내부자가 유출하는 경우도 있지만, 제품 생산 등을 위해 다른 분야 전문가의 도움을 받아야 되는 경우에는, 다른 분야 전문가에게 도움을 요청하면서 자연스럽게 기술이 유출되기도 한다. 이번 칼럼에서는 후자의 경우에 대해 생각해 보고자 한다. 

예를 들어, “갑 기업”이 산업폐기물 처리를 위한 획기적인 장치에 대한 아이디어를 얻었다고 하자. “갑 기업”은 산업폐기물 처리장치를 제조하기 위해 기계제작 전문업체인 “을 기업”에 장치 설계 및 제작을 의뢰하였다. “을 기업”은 “갑 기업”의 발주에 따라 “갑 기업”의 아이디어를 구현한 폐기물 처리장치를 설계 및 제작하여 납품하였다. “갑 기업”은 새로 개발된 기계장치를 기반으로 경쟁력을 확보하여 매출이 대폭 증가하고 있었다. 그러던 중 “을 기업”이 동일한 기계장치를 “갑 기업”의 경쟁사에도 납품하고 있다는 사실을 알게 되었다. 심지어, “을 기업”은 그 기계장치에 대한 특허까지 확보하여, “갑 기업”의 경쟁사들에게 자신이 보유한 특허권을 보여주며 활발히 영업 활동을 하고 있었다. 

이러한 경우, “갑 기업”은 어떻게 대처해야 할까? 그리고, “갑 기업”이 간과한 것은 무엇일까?
“갑 기업”이 폐기물 처리장치를 실질적으로 발명하였고, “을 기업”은 기계장치로 제작하기만 한 경우에, 특허 받을 수 있는 권리는 “갑 기업”에게 있다. 그럼에도 불구하고, “을 기업”이 특허를 받았다면, 이는 무권리자의 특허출원이 되며, “갑 기업”은 “을 기업”의 특허를 무효로 하고 자신이 특허를 받을 수 있다. 그런데, “을 기업”의 특허를 무효로 하기 위해서는 폐기물 처리장치의 진정한 발명자가 “갑 기업”이며 “을 기업”은 기계장치를 제작한 생산자에 불과하고 발명에는 기여한 바가 없다는 사실을 입증해야만 한다. 문제는 “갑 기업”이 이러한 사실을 입증하는 것이 쉽지 않다는 것이다. “갑 기업”은 폐기물 처리기업이지 기계설비를 설계하거나 제조하는 기업이 아니므로, 기계설비에 대한 설계도 등 기술 자료들은 “을 기업”이 가지고 있는 경우가 대부분이다. 따라서 “을 기업”은 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증하기 매우 어려운 상황에 놓이게 된다. 그리고 최악의 경우에는 “갑 기업”이 “을 기업”을 상대로 특허 무효를 시도하다가 역으로 “을 기업”으로부터 제기된 특허침해소송에 휘말릴 가능성도 있다. 

법률 분쟁은 사실과 법리의 싸움인데, 사실관계는 입증에 의해 비로소 “사실이 된다”. 양 당사자 간에 사실관계에 대한 다툼이 발생하면, 판사(혹은 심판관)는 전지전능한 신이 아니므로, 증거로 뒷받침되는 사실만을 진실한 것으로 판단한다. 이러한 증거 중에서 가장 보편적인 것이 계약서이다. “갑 기업”과 “을 기업은 기계설비 제작 및 납품에 관한 계약서를 작성하였을 것이므로, 위 사례에서 “갑 기업”이 처한 곤란한 상황은 계약서에 다음과 같은 문구 하나를 넣음으로써 간단히 해결될 수 있었다. 
“본 기계설비와 관련된 일체의 지식재산권은 “갑 기업”의 소유로 한다” 이 조항은 폐기물 처리장치의 실제 발명자가 누구인지조차 따지지 않으므로, “갑 기업” 측에서 발명을 했든, “을 기업” 측에서 발명을 했든, 혹은 공동 발명이든 이와 관련된 지식재산권은 “갑 기업”의 소유가 된다. 따라서 “을 기업”은 “갑 기업” 몰래 특허출원을 하려는 시도를 하지 않게 될 것이고, 설사 “을 기업”이 특허를 받았다고 할지라도 “갑 기업”은 이 조항에 근거하여 특허권을 회수할 수 있게 된다. 
필자는 변리사로 업무를 수행하면서, 계약서 한 줄의 위력을 체험한 적이 상당히 많다. 이번 칼럼의 사례는 필자가 경험했던 다수의 사례를 각색한 것인데, 실질적으로 기술개발이 이루어지는 기업이라면 반드시 한번쯤 살펴보아야 할 사례라고 생각된다. 날이 갈수록 기술경쟁이 치열해지는 비즈니스 환경 속에서 계약서 내용에 지식재산권에 관한 사항을 어떻게 반영할 것인지 반드시 고민해 봐야 할 것이다.   


시공특허법률사무소 전상구 대표변리사
-(전) 강원대학교 공과대학 초빙교수
-(전) 주식회사 MSTG 대표이사
-(현) 주식회사 CATR 대표이사
-(현) 시공특허법률사무소 대표 변리사
-(현) 중소벤처기업부 비즈니스지원단 상담위원

시사뉴스&  sisanewsn@sisanewsn.co.kr

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